LBP - Best Practice

Wichtig: GB-Zustelladresse für IR-Marken und IR-Designs

Januar 2023

Ab sofort Änderung der Zustellung in Verfahren gegen Marken und Designs im Vereinigten Königreich

Aufgrund eines am 25. Januar 2023 vom britischen Patentamt (UKIPO) veröffentlichten Praxisleitfadens ist allen Inhabern internationaler Registrierungen von Marken und Designs, die sich auf das Vereinigte Königreich erstrecken, dringend zu raten, so bald wie möglich eine Zustelladresse im Vereinigten Königreich zu benennen!

Nach der Änderung der Praxis des UKIPO werden Inhaber von Marken und Designs, gegen die ein Nichtigkeit-, Verfalls- oder Berichtigungsantrag gestellt wurde, vom UKIPO eine Nachricht per Post erhalten, in der sie aufgefordert werden, sich innerhalb eines Monats (ab Datum des Schreibens) gegen den Antrag zu verteidigen.

Soweit es sich bei dem angegriffenen Schutzrecht um eine IR-Marke oder ein IR-Design mit ausländischem Inhaber und ohne britische Zustelladresse handelt, wird die Nachricht des UKIPO per Post auch an den im Ausland sitzenden Inhaber (oder vorzugsweise dessen Vertreter) gesendet, der innerhalb der äußerst kurzen Frist von einem Monat eine Zustelladresse im Vereinigten Königreich benennen und seine Absicht bestätigen muss, seine Rechte zu verteidigen. Wird keine britische Zustelladresse benannt, behandelt das UKIPO den Antrag gegen das angegriffene Schutzrecht so, als hätte sich dessen Inhaber nicht verteidigt, und erklärt das angegriffene Schutzrecht im beantragten Umfang für ungültig!

Diese neue Frist von einem Monat (bisher zwei Monate) ist ungewöhnlich kurz, vor allem wenn man bedenkt, dass diese auch noch die Postlaufzeit ins Ausland mit einschließt, da die Frist ab dem Datum der Nachricht des UKIPO berechnet wird. Dadurch besteht die große Gefahr, dass das Schreiben den Schutzrechtsinhaber (oder dessen Vertreter) unvorbereitet trifft oder zu spät erreicht und er nicht angemessen bzw. nicht mehr rechtzeitig reagieren kann mit der Folge, dass das angegriffene Schutzrecht eingeschränkt oder gelöscht wird.

Die neue Praxis betrifft allerdings nicht Widersprüche gegen IR-Marken, die sich auf das Vereinigte Königreich erstrecken: Für diese gilt weiterhin, dass die Markeninhaber nicht direkt vom UKIPO informiert werden, sondern dass das UKIPO auf Basis des Widerspruchs eine vorläufige Schutzerstreckung ausspricht, die es mit dem Widerspruch an das internationale Büro der WIPO übermittelt. Das internationale Büro informiert den Schutzrechtsinhaber hierüber, der innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen britischen Vertreter benennen und über ihn zur vorläufigen Schutzverweigerung Stellung nehmen muss.

Zusammenfassung:

  • Das UKIPO stellt einen Nichtigkeit-, Verfalls- oder Berichtigungsantrag an Inhaber von IR-Marken oder IR-Designs (oder deren Vertreter) auch dann zu, wenn diese im Ausland sitzen und keine britische Zustelladresse haben. Der Inhaber hat nur einen Monat Zeit zu antworten. Reagiert er nicht rechtzeitig, gibt das UKIPO dem gegen das Schutzrecht gestellten Antrag ohne weitere Prüfung statt!
  • Um Nachteile oder negative Folgen durch die zu kurze Frist zu vermeiden, wird dringend empfohlen, dass Schutzrechtsinhaber bei ihrer IR-Marke oder ihrem IR-Design eine britische Zustelladresse eintragen lassen.
  • Die neue Regelung gilt ab sofort.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der britischen Regierung.
Gerne können Sie sich bei Fragen an uns wenden.

Gracia-Regina Blumenröhr

Gracia-Regina Blumenröhr Legal Counsel, Business Development

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