Erfinderische Tätigkeit und einheitliches Patentgericht der Europäischen Union (UPC)

Wann ist eine Erfindung eine Erfindung?

Der Gegenstand einer Patentanmeldung muss, um schutzfähig zu sein und zum Patent erteilt werden zu können, insbesondere neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (§ 1 Abs. 1 PatG, Artikel 52, Abs. 1 EPÜ). Lässt sich noch leicht entscheiden, ob eine Erfindung gegenüber dem bereits bekannten Stand der Technik neu ist, so wird es bei der Beurteilung der notwendigen erfinderischen Tätigkeit schwierig. Das Gesetz gibt lediglich vor: „Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“ (§ 4 Satz 1 PatG, Artikel 56 Satz 1 EPÜ).

Sowohl die deutsche Rechtsprechung als auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben in einer ganzen Reihe von Entscheidungen versucht, in möglichst objektive Kriterien zu fassen, was denn als naheliegend im Sinne der genannten Vorschriften zu gelten hat, und was erfinderisch genug ist, um mit einem Patent belohnt zu werden.

Einig ist man sich in der Patentwelt darüber, dass vor einer Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit der einschlägige Stand der Technik ermittelt, sowie eine entsprechende Fachperson und deren Fachwissen festgelegt werden muss. Die erfinderische Tätigkeit, oft auch Erfindungshöhe genannt, soll nicht auf die subjektive Leistung des Erfinders, sondern objektiv auf das Erfindungsergebnis abstellen.

Der Ansatz des Europäischen Patentamts

Vor allem die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben sich damit hervorgetan, objektive Kriterien zur erfinderischen Tätigkeit zu finden. Sie haben den sogenannten „Problem-Solution-Approach“ entwickelt, der beim Europäischen Patentamt regelmäßig angewandt wird – und zu dessen weiteren Verfeinerung wir im vergangenen Jahr in einem Einspruchs-Beschwerdeverfahren einen Beitrag leisten konnten (Entscheidung T 0095/23 vom 5. Juni 2025). Für Spezialisten dürfen wir aus dem Orientierungssatz dieser Entscheidung zitieren: „Die Fachperson würde sich also in der Regel für ein detailliertes Ausführungsbeispiel als Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit entscheiden.“

Beim „Problem-Solution-Approach“ wird zunächst ein bestimmtes Dokument als nächstliegender Stand der Technik ausgewählt. Dieses Dokument ist in der Regel dasjenige, das die größten Gemeinsamkeiten mit der Erfindung aufweist. Sodann werden die Merkmale ermittelt, die die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. Die Überlegung, welche Vorteile und technischen Wirkungen diese Unterscheidungsmerkmale mit sich bringen, führt in einem gedanklichen Schritt zurück zur Erkenntnis, welches objektive technische Problem durch diese Unterschiedsmerkmale gelöst worden ist.

Nun wird geprüft, ob die einschlägige Fachperson zur Lösung dieses objektiven technischen Problems aus irgendeinem anderen Dokument zum Stand der Technik einen Hinweis erhalten hätte, dass das Problem mit genau denjenigen Merkmalen gelöst werden kann, die die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. Wenn die Fachperson Anlass gehabt hätte, diesem Hinweis nachzugehen und die Unterschiedsmerkmale in die Lehre des nächstliegenden Standes der Technik zu implementieren, muss die erfinderische Tätigkeit verneint werden. Anderenfalls lag die Erfindung nicht nahe.

Was sagt das Einheitliche Patentgericht der Europäischen Union (UPC) dazu?

Wie wir an dieser Stelle schon ausgeführt haben, gibt es seit dem 1. Juni 2023 das Einheitliche Patentgericht der Europäischen Union (UPC), das unter anderem über Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente, also vom Europäischen Patentamt erteilte Patente, zuständig ist, und zwar mit einheitlicher Wirkung in den 18 teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten.

Mit großer Spannung wurden die ersten Grundsatzentscheidungen der Beschwerdeinstanz des UPC zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ erwartet. Die Fachwelt nahm an, dass sich das UPC bei den Kriterien zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts anpassen würde. Denn immerhin sind dieselben Rechtsvorschriften auszulegen, und das Europäische Patentamt und dessen Beschwerdekammern entscheiden für insgesamt 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, nicht nur für die 18 UPC-Teilnehmerstaaten.

Die ersten Grundsatzentscheidungen des UPC sind da

Es war daher einigermaßen überraschend, als am 25. November 2025 gleich zwei – im Ergebnis gleichlautende – Grundsatzentscheidungen zur Frage der erfinderischen Tätigkeit vom Beschwerdegericht des UCP (Court of Appeal) herausgegeben wurden, die sich doch deutlich von der EPA-Rechtsprechung unterscheiden (UPC CoA 464/2024 – Meril vs Edwards; UPC CoA 528/2024 – Amgen vs Sanofi).

Die Kriterien, die das UCP zukünftig prüfen muss, scheinen sich von den objektiven Kriterien des EPA insofern abzusetzen, als ein subjektives Moment mitberücksichtigt wird: Ausgehend von der Erfindung und dem in der Anmeldung beschriebenen Stand der Technik sowie der zur Erfindung führenden Aufgabenstellung wird ein Dokument aus dem Stand der Technik ausgewählt, das als „realistischer Ausgangspunkt“ dient. Es scheint also gerade nicht darauf anzukommen, dass dieses Dokument die meisten Gemeinsamkeiten mit der Erfindung aufweist; vielmehr muss es in die Vorstellungswelt des Erfinders oder der Erfinderin passen.

Nun gilt es wiederum, Unterschiedsmerkmale zwischen der Erfindung und dem realistischen Ausgangspunkt zu bestimmen. Wenn diese Unterschiedsmerkmale in einem anderen Dokument zum Stand der Technik zu finden sind, ist laut dem Court of Appeal zu fragen, ob die Fachperson dieses Dokument und dann auch diese Merkmale überhaupt in Betracht gezogen hätte, um die gegebene Aufgabe zu lösen, und zwar mit einer „angemessen Erfolgserwartung“. Hierfür werden starke Motivationsmomente verlangt; eine unspezifische Hoffnung auf Erfolg reicht nicht aus, um eine Erfindung als naheliegend zu qualifizieren.

Somit scheinen etliche Dokumente, die die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranziehen würden, für die gleiche Beurteilung beim UPC zu entfallen.

Was bedeutet das für die Praxis?

Wir werden in Zukunft also nicht nur mit leicht unterschiedlichen Beurteilungskriterien zwischen der deutschen Rechtsprechung (die auch über europäische Patente, jedoch nur mit Wirkung für Deutschland urteilt) und dem Europäischen Patentamt leben müssen, sondern nun auch mit nochmals anderen Beurteilungskriterien des UPC.

Umso wichtiger sind strategische Überlegungen, welchem Gericht man sich anvertrauen möchte und wie man das gewährleisten kann, wenn es zum Konflikt kommen sollte.

Quellen

• UPC CoA 464/2024 – Meril vs Edwards
• UPC CoA 528/2024 – Amgen vs Sanofi
• EPA Entscheidung T 0095/23 vom 5. Juni 2025

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